Solicitar una patente versus mantener su invento en secreto comercial

Durante muchos años, a partir de 1942, la premarina fue el único fármaco de terapia de reemplazo hormonal del mercado derivado de una fuente natural. El medicamento, que se administra como tratamiento para los síntomas negativos de la menopausia, se convirtió en el medicamento más recetado en los EE. UU. y Canadá durante ese tiempo. Wyeth, un producto farmacéutico adquirido por Pfizer en 2009, era el único proveedor de Premarin. En la década de 1940 se emitieron una serie de patentes sobre el medicamento, pero mucho después de su caducidad, todavía no había competidores de genéricos en el mercado. ¿Cómo pudo Wyeth mantener esta exclusividad durante un período de tiempo tan prolongado, décadas más allá de los 20 años de vigencia de la patente?

La respuesta es que nadie logró duplicar el proceso de extracción, que Wyeth no había patentado, sino que guardaba como secreto comercial. El ingrediente clave de Premarin son los estrógenos conjugados que se extraen de la orina de yegua preñada. Así es. La salsa secreta del multimillonario fármaco es la orina de caballo, y el proceso de extracción de los estrógenos equinos se guardaba en la planta de fabricación de Wyeth en Brandon (Canadá). Si bien continúan los acalorados debates sobre el impacto de la guerra de las patentes en la competitividad del mercado, es más probable que se malinterpreten las implicaciones de los secretos comerciales. Se cree que los secretos comerciales son el verdadero caballo de batalla de la economía del conocimiento, debido a su importancia generalizada. Al mismo tiempo, los secretos comerciales se consideran hijastros de la propiedad intelectual porque funcionan, por definición, en secreto y sabemos mucho menos sobre su papel en la competencia del mercado que sobre las patentes, los derechos de autor y las marcas comerciales.

¿Por qué algunas empresas optan por patentar su innovación y otras optan por ocultarla? Compare el paradigmático secreto comercial estadounidense primitivo —la única receta de Coca Cola— con la patente paradigmática: el teléfono. Alexander Graham Bell patentó el teléfono en 1876 con la patente estadounidense número 174.465. la patente más valiosa de la historia. Diez años después, en 1886, el Dr. John Pemberton creó lo que ahora es el secreto comercial más famoso del mundo: la fórmula de Coca-Cola. Los expertos lo conocen como Merchandise 7X. Ningún contratista tiene la receta completa; cada uno tiene la tarea de preparar solo partes de la mezcla clásica. La empresa ha guardado el secreto durante más de un siglo al guardarlo supuestamente en una bóveda en el centro de Atlanta y restringir el acceso solo a un puñado de ejecutivos. Coca Cola podría haber patentado la fórmula, pero eso solo le daría a la empresa veinte años de derechos de exclusividad sobre su sabor clásico. En cambio, la fórmula está bloqueada, literal e indefinidamente.

En teoría, un secreto comercial bien guardado podría durar para siempre. Pero existe un riesgo. A diferencia de las patentes, es perfectamente legal realizar ingeniería inversa y copiar un secreto comercial. Una patente solo dura 20 años, pero durante En ese período, la protección es mucho más fuerte: la invención independiente no es una defensa en una demanda de patente. En 1998, un grupo de ganaderos de caballos creó repentinamente una planta de producción y archivó un Solicitud abreviada de nuevo medicamento (ANDA) para una versión genérica de Premarin. Afirmaron que habían tenido éxito en la extracción de orina de yegua, mientras que otros habían fracasado. Esto, por supuesto, representaba una grave amenaza para un producto enormemente rentable. Si los ganaderos de caballos hubieran tenido suerte de forma independiente y honesta en su descubrimiento, Wyeth habría perdido su dominio en el mercado. Ese no fue el caso. Wyeth inició una investigación exhaustiva y cara que arrojó pruebas de que los ganaderos de caballos habían alentado indebidamente a uno de los excientíficos de Wyeth a revelar los secretos del proceso de fabricación. El tribunal emitió una sentencia arrolladora y devastadora contra estos nuevos competidores y ordenó dejar permanentemente el uso del secreto comercial.

Las patentes y los secretos comerciales presentan opciones opuestas. Los secretos comerciales obtienen su protección legal de su naturaleza intrínsecamente secreta. Las patentes, por el contrario, solo pueden protegerse mediante su divulgación pública. De hecho, la patente quedará invalidada si el inventor se abstiene de describir detalles importantes. Este requisito, denominado habilitación, exige que el titular de la patente divulgue suficiente información para que otras personas puedan utilizar la invención una vez caducada la patente.

Las restricciones presupuestarias y los costes de la solicitud de una patente obligan a evaluar sus opciones de forma inteligente. Cuando se enfrente a la opción de patentar u ocultar una innovación valiosa, primero debe preguntarse si la invención es patentable. ¿Cumple con los requisitos legales de no obviedad, novedad y utilidad para que se le conceda una patente? Incluso si lo hace, pregúntese:

• ¿Será útil el invento dentro de 20 años?
• ¿Es posible que otras empresas le hagan ingeniería inversa?
• ¿El invento es detectable e integrado en el propio producto o forma parte de un proceso de fabricación interno?
• ¿Es probable que el invento se descubra de forma independiente en un futuro próximo?
• ¿Se observa el producto con regularidad en entornos públicos?

Las respuestas a estas preguntas son específicas de la empresa y de la invención. Una empresa que tiene una alta rotación entre sus empleados y que utiliza una variedad de socios en su proceso de producción podría temer, con razón, seguir el camino de los secretos comerciales.

Es importante destacar que, al igual que con Premarin, la ley de secretos comerciales y la ley de patentes pueden coexistir. Se pueden utilizar diferentes tipos de derechos de propiedad intelectual para proteger la información valiosa. Las patentes suelen proteger el concepto general, mientras que los secretos comerciales protegen los detalles de producción. El Leahy-Smith: Ley de inventos de Estados Unidos se convirtió en ley en 2011 y la mayoría de sus disposiciones entraron en vigor a principios de este año. La ley reduce los requisitos de divulgación de las invenciones y, por primera vez, elimina de manera efectiva la amenaza de invalidar una patente por no revelar la mejor forma de implementación. Esto podría llevar a los inventores a confiar más en la doble estrategia de protección de patentes y secretos comerciales para una sola invención.

Otro cambio importante en la reciente reforma de patentes es la defensa contra las denuncias de infracción de patente para cualquier persona que haya utilizado un invento con fines comerciales, aunque sea en secreto, al menos un año antes de la solicitud de patente. Este cambio podría inclinar aún más la balanza y confiar más en el secreto para ciertas innovaciones.

Estas decisiones son estratégicas y la empresa debe pensar también en el panorama más amplio de los activos intangibles generales que posee su empresa. Las diferentes formas de protección deben entenderse como una cartera de activos; tal vez quiera diversificar y repartir el riesgo. Un amigo mío que es vicepresidente de una empresa altamente innovadora en el sector naviero describe acertadamente la protección de la propiedad intelectual como un negocio por volumen: «Nunca se sabe lo que será el diamante en bruto».